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Preguntas frecuentes

 

Respondemos todas aquellas dudas referentes a los diferentes procesos implicados en la propiedad industrial.

Davant de les consultes que està rebent l'Oficina Espanyola de Patents i Marques per part de diversos titulars o sol·licitants de marques i en relació amb un escrit/carta de pagament de determinades societats que sol·liciten ingressos per la inclusió d'una marca en registres o publicacions de les marques protegides, i com que els receptors d'aquestes comunicacions interpreten que aquesta carta té relació amb l'OEPM i la relacionen amb un pagament de taxa de registre, de renovació o de publicació per al manteniment de la seva marca.

L'Oficina Espanyola de Patents i Marques informa:

- Que l'organisme competent per a la protecció i el registre de marques a Espanya és l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM).

- Que tota comunicació de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques s'efectua sempre mitjançant un document degudament identificat amb l'escut institucional, el nom del Departament Ministerial a què està adscrita (Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme) i el logo i la denominació oficial de l'OEPM.

- Que no existeix cap vinculació entre l'Oficina Espanyola de Patents i Marques i aquestes societats, per la qual cosa, els pagaments efectuats a les esmentades associacions no tindran cap efecte davant de l'OEPM ni suposaran cap protecció addicional a la proporcionada en virtut del registre davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

- Que els interessats han d'estudiar acuradament els documents que se'ls hagin remès en aquest sentit abans d'efectuar cap pagament, a efectes de garantir que contracten productes o serveis del seu interès.

Els drets de propietat industrial són territorials, la qual cosa significa que només es té la protecció al territori del país o països en els quals s'hagi registrat.

Per protegir els drets de Propietat Industrial a l'estranger cal anar a cadascun dels països on es vol obtenir la protecció. Hi ha acords i tractats internacionals que faciliten les sol·licituds i les concessions de drets de Propietat Industrial amb efectes a nivell comunitari o internacional:

- Marca UE

- Marca internacional

- Patent europea

- Sol·licitud de patent internacional PCT

- Dissenys comunitaris

- Dissenys internacionals

A finales del siglo XIX coincidiendo con el desarrollo industrial y el comienzo de la globalización los países europeos se reúnen para la creación de normas internacionales que regulen las relaciones comerciales dando lugar a lo que se conoce como el CONVENIO DE LA UNION DE PARIS (CUP), en el que se establecen una serie de principios generales aplicables a la Propiedad Industrial, como son el de Territorialidad y el de Prioridad.

El principio de Territorialidad supone que no existan derechos de Propiedad Industrial “mundiales”, es decir, cada país es el responsable de otorgar estos derechos en su territorio y exigirá lo que su legislación establezca. Uno de los requisitos exigidos de manera general en todos los países es el de “novedad”.

Ello supone que si, por ejemplo, una empresa inicia los trámites de solicitud en España una patente el 23 de octubre 2020, y posteriormente decide extender su protección solicitándolo en un segundo país, Estados Unidos, en ese país le podrían indicar, al momento de examinar los requisitos de patentabilidad que su solicitud de patente carece de “novedad” puesto que ya hay una solicitud en otro país (España) sobre la misma invención.

A los efectos de evitar los problemas de novedad en aquellos derechos que posteriormente pretenden extenderse a otros países, habida cuenta de la territorialidad indicada, surge la figura del derecho de prioridad.

De esta forma, se estableció la posibilidad de que toda presentación de solicitud relativa a un derecho de propiedad industrial (ya sea patente, modelo de utilidad, marca, nombre comercial o diseño) que hubiera sido depositada en un país miembro del Convenio (CUP) diera lugar a una nueva figura conocida como Derecho de Prioridad.

En la práctica, el derecho de prioridad se traduce en el otorgamiento de un plazo durante el cual, tras una primera presentación de solicitud en un país miembro del CUP, es posible (bajo la obligación de cumplir determinados requisitos y plazos) extender su protección a otros países, a través de la ficción jurídica de su presentación en la fecha en que tuvo lugar el primer depósito. Con ello se evita que un primer depósito, obstaculice posteriores extensiones a otros países, teniendo en cuenta la territorialidad anteriormente referenciada.

El periodo para poder ejercer este derecho varía según la modalidad de Propiedad Industrial con la que nos encontremos:

  • 12 meses para Patentes y modelos de utilidad
  • 6 meses para Marcas y Diseños Industriales

Este plazo se aplica a partir de la fecha de solicitud inicial.

En el caso planteado, teniendo en cuenta que la presentación de la “patente” tuvo lugar el 23 de octubre del 2020, se dispondría hasta el 23 de octubre del 2021 para realizar la solicitud en Estados Unidos o cualquier otro país miembro del CUP.

Si este plazo se sobrepasa y se hace la solicitud de patente después del 23 de octubre de 2021, (sin perjuicio de la posibilidad de restablecer el derecho de prioridad de patente bajo el cumplimiento de determinados requisitos) como regla general, no se podría reivindicar el derecho de prioridad y a efectos prácticos la solicitud de patente en Estados Unidos no cumpliría el requisito de novedad, a pesar de ser la misma invención del mismo titular.

A raíz de la adopción del Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de 15 de abril de 1994., se benefician del Derecho de prioridad los nacionales de los países miembros de la OMC.

Dado que las leyes de Propiedad Industrial establecen el requisito de “novedad” para invenciones, ya sean Patentes o Modelos de Utilidad, si se exhibe en una exposición oficial una invención y posteriormente se presenta una solicitud de Patente o Modelo de Utilidad podría denegarse su concesión por falta de novedad.

Las legislaciones española y europea establecen como excepción la divulgación en exposiciones “oficialmente reconocidas” durante los 6 meses anteriores a una solicitud de Patente o Modelo de Utilidad (6 meses anteriores a la fecha de presentación). En ese caso puede solicitarse un certificado oficial que después se presentará junto con la solicitud del correspondiente derecho de Propiedad Industrial, y que impedirá que se pueda alegar esta falta de novedad.

Sin embargo, la definición de “exposición oficial” no está armonizada en los distintos países/ regiones. Según el artículo 7 de la Ley de Patentes y el artículo 55.b del Convenio de la Patente Europea solo se reconocen las exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio Relativo a Exposiciones Internacionales, firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado por última vez el 30 de noviembre de 1972. El número de ferias y exposiciones oficiales reconocidas tanto por la OEPM como por la Oficina Europea de Patentes es, por tanto, muy limitado. La Oficina Europea de Patentes publica anualmente en el número 4 de su Revista Oficial un listado con dichas exposiciones.

Por tanto, si se desea extender la protección al exterior y debido a los factores anteriormente expuestos no es recomendable la exhibición de la invención en una feria previamente a la presentación de la solicitud.